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Registrazione del marchio: a quali condizioni è possibile e che vantaggi dà?

09-Registrazione-Marchio-ModaLa funzione essenziale del marchio consiste nel garantire al consumatore o all’utilizzatore finale l’identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato dal marchio, dando quindi la possibilità di distinguere, senza confusione, il determinato prodotto o il servizio da quelli di provenienza diversa.

Il marchio diventa la garanzia che tutti i prodotti o servizi che ne sono contrassegnati sono stati fabbricati o forniti sotto il controllo di un’unica azienda alla quale può attribuirsi la responsabilità della loro qualità (cfr. CGCE, 12 novembre 2002 – C – 206/2001).

Oltre alla funzione principale che è quella di indicare l’origine imprenditoriale del prodotto, il marchio ha anche un valore pubblicitario per l’azienda stessa ed è in grado di portare il consumatore a pensare che tutti i prodotti recanti lo stesso marchio siano della medesima qualità di quelli precedentemente acquistati. Il marchio, inoltre, fornisce delle informazioni aggiuntive e in parte anche non direttamente collegate al prodotto stesso (es. l’adozione di procedure produttive a basso impatto ambientale, gestione eco-solidale, sistemi di qualità o di sicurezza, ecc.).

Proprio alla luce di tali (necessarie) funzioni, il Legislatore ha previsto che il marchio, per essere tale, debba soddisfare determinati requisiti. Il Codice della proprietà industriale (D.lgs. 30/2005) prevede, all’art. 7, che “Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese

I requisiti per la validità del marchio sono quindi: i) la capacità distintiva; ii) la novità e iii) la liceità.

La capacità distintiva

La capacità distintiva è l’idoneità del marchio a distinguere l’azienda e i suoi prodotti dalle aziende concorrenti.

Sono sicuramente privi della capacità distintiva, ai sensi dell’art. 13 CPI, i marchi esclusivamente costituiti dalle:

  1. denominazioni generiche di prodotti o servizi (ad es. “Gonna” per contraddistinguere una gonna, mentre è consentito il marchio “Scarpe&Scarpe” per l’accostamento delle due parole e la lettera grafica di congiunzione) o
  2. indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, quali i segni che, in commercio, individuano la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, la data di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio (ad es. “Jeans” per pantaloni);

La novità

Con riferimento alla novità, il Legislatore ha individuato le categorie e i casi in cui il marchio non è nuovo (art. 12 CPI), ovvero quando:

  1. consistano esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio (ad es. la locuzione “Ciao bella Italia” presente su capellini e magliette difetta del requisito della novità in quanto si tratta di espressioni comunemente utilizzate nel campo commerciale);
  2. è identico o simile ad un segno già noto come marchio o segno di un’altra azienda per altri prodotti affini o identici e si possa creare un rischio di confusione;
  3. è identico o simile ad un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell’attività economica, quando a causa della somiglianza possa determinarsi per il pubblico un rischio di confusione o di associazione;
  4. è identico o simile ad un marchio già registrato da altri nello Stato o con efficacia nello Stato (cfr. art. 12, comma 1, lett. c), d), e), (ad es., per l’abbigliamento, il marchio “Gucci” e quello “Guccini”);
  5. è identico o simile ad un marchio già notoriamente conosciuto ai sensi dell’articolo 6-bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, per prodotti o servizi anche non affini.

La liceità

Infine, l’ultimo requisito che il marchio deve avere per poter essere registrato è la liceità, ai sensi dell’art. 14 CPI. Non possono costituire oggetto di registrazione, in particolare:

  1. i segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume (ad es. è stato dichiarato contrario all’ordine pubblico, almeno in una parte dell’Unione, il marchio “URSS”);
  2. i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi (è, però, consentito se l’indicazione geografica è slegata con il luogo di origine del prodotto, ad es., abbigliamento “Australian”, penne “Montblanc”);
  3. i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi.

Il diritto esclusivo all’uso del marchio, e la conseguente possibilità di vietarne l’uso a terzi, è attribuito con la registrazione, anche se i diritti retroagiscono dalla data di deposito della domanda di registrazione.

La registrazione dura 10 anni a partire dalla data di deposito della domanda, salvo il caso di rinuncia del titolare. La registrazione può essere rinnovata per un numero indeterminato di volte, ogni volta per una durata di ulteriori 10 anni.

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