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La tutela del brand patronimico: il caso Fiorucci

fiorucciChe ne è stato di Fiorucci?

Il famoso brand dell’omonimo stilista ha passato negli ultimi due decenni non poche vicissitudini legali che possono costituire un interessante spunto di riflessione per il settore del Fashion.

Elio Fiorucci, uscito dalla Fiorucci S.p.A. nel 1990 aveva ceduto diversi marchi denominativi e figurativi contenenti il patronimico Fiorucci alla Giapponese Edwin Co. Quest’ultima, nel 1999 registrava il marchio denominativo «Elio Fiorucci» per una serie di prodotti (articoli di profumeria, in cuoio, di valigeria e di abbigliamento). L’imprenditore, però, contestava la registrazione, sostenendo che il suo nome godeva in Italia di una tutela particolare: infatti i nomi noti di persona possono essere registrati come marchio soltanto dal titolare o con il consenso di questi. Nel caso di specie, nessun consenso era stato dato.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea accoglieva la tesi dello stilista affermando che il titolare di un patronimico notorio, indipendentemente dal settore nel quale tale notorietà è stata acquisita ed anche se il nome della persona notoria è già stato registrato o utilizzato come marchio, ha il diritto di opporsi all’uso di tale nome come marchio, in caso di mancato consenso alla registrazione. Sulla base di questa sentenza, il marchio «Elio Fiorucci» non poteva essere più usato dalla multinazionale giapponese che nel 1990 ha acquisito tutto il patrimonio creativo della società italiana, compresi tutti i marchi di cui essa era titolare, parecchi fra i quali contenevano l’elemento «Fiorucci».

love therapy Dopo questa prima vicenda giudiziaria lo stilista aveva in seguito registrato il marchio “Love Therapy By Elio Fiorucci” ed altri marchi simili contenenti tutti il nome Elio Fiorucci.

La Edwin Co. si era quindi rivolta al Tribunale di Milano lamentando:

– la violazione dei propri diritti esclusivi e

– la concorrenza sleale per imitazione idonea a generare confusione.

Il tribunale aveva però ritenuto che il marchio contestato non fosse da considerare in contraffazione dei marchi anteriori Fiorucci in quanto utilizzava il cognome insieme al nome dello stilista e impiegava la particella “by” indicando l’intervento personale del creativo, il tutto in una posizione defilata rispetto alle parole “Love Therapy”. Pertanto, il patronimico “Fiorucci” era stato utilizzato legittimamente, secondo il tribunale, in quanto avente funzione descrittiva e non di marchio. Questa decisione era successivamente confermata in grado di appello.

A sovvertire il pronunciamento dei primi due gradi di giudizio è però intervenuta la Corte di Cassazione con sentenza n. 10826, del 25 maggio 2016 la Corte di Cassazione.

La Cassazione richiamandosi alla giurisprudenza consolidata ha chiarito che “l’uso commerciale del nome patronimico deve essere conforme ai principi della correttezza professionale e non può quindi avvenire in funzione di marchio, cioè distintiva, ma solo descrittiva (…); ne consegue che sussiste la contraffazione quando il marchio accusato contenga il patronimico protetto, pur se accompagnato da altri elementi”.

Sulla scorta di tali premesse la Suprema Corte conclude che la persona che registra il proprio patronimico come marchio e poi cede il marchio a prezzo congruo può ancora utilizzare il patronimico con riferimento descrittivo alle proprie attività professionali.

Qualora sia “superata” la suddetta esigenza descrittiva inerente all’attività, ai prodotti o ai servizi offerti dalla persona, l’inserimento nel nuovo marchio del patronimico violerebbe la correttezza professionale e non sarebbe giustificabile.

bNel caso di “Love Therapy by Fiorucci” l’impiego del cognome Fiorucci aveva ampiamente travalicato la funzione descrittiva, sia nelle attività riconducibili al lavoro creativo del designer sia nell’attività di commercializzazione di prodotti di altre imprese nei settori più disparati.

Cosa insegna il caso Fiorucci?

Senza entrare nel merito dei principi scomodati dalla Giurisprudenza Comunitaria e Nazionale per risolvere le diatribe sopra menzionate, quello che ci preme sottolineare è l’importanza di un’accurata regolamentazione contrattuale dell’utilizzo del patronimico, che abbia acquisito valenza di brand e sia al contempo riconducibile ad un designer (titolare o meno dell’impresa che sfrutta questo brand).

Realizzare creazioni sotto il proprio nome è una scelta comune e molto spesso naturale per gli stilisti, nel mondo della moda. Per proteggere il proprio brand gli stilisti registrano il proprio nome come marchio; questo ha certamente molti vantaggi, ma è altresì importante sapere che tale registrazione incorporante un patronimico costituisce a tutti gli effetti un “asset commerciale”.

In questo modo quindi, tutte le volte in cui tale “asset” viene ceduto (o addirittura perduto come può accadere in caso di fallimento dell’impresa, o in caso di licenziamento/dimissioni dello stilista lavoratore dipendente), vi sono delle conseguenze non trascurabili.

Lo stilista infatti, come chiarito dalla Cassazione, non potrà più utilizzare il patronimico in questione per finalità diversa da quella meramente descrittiva.

Al contempo però la stessa azienda rimasta titolare del brand non potrà utilizzarlo in modo indiscriminato ed effettuare nuove registrazioni che coinvolgano il patronimico.

Quali sono dunque le possibili soluzioni?

Dal punto di vista dell’impresa la soluzione è certamente costituita da clausole contrattuali volte a garantire il più ampio sfruttamento possibile del brand, nei limiti in cui ciò non violi il diritto al nome, inteso in senso privatistico e costituzionalmente garantito, del designer stesso. Ferma in ogni caso la consapevolezza che l’utilizzo da parte dello stesso stilista del proprio nome con valenza commerciale e non semplicemente descrittiva potrà essere contestata ed efficacemente “bloccata” dalla Società titolare del marchio registrato.

Dal punto di vista dello stilista, sarà necessaria lungimiranza nella gestione di questo bene. In vista di cessioni di azienda o di ramo di azienda lo stesso potrebbe valutare la costituzione di società ad hoc a cui cedere il brand incorporante il patronimico, stipulando poi con l’acquirente dell’azienda ceduta contratti di concessione dell’utilizzo dello stesso. In questo modo lo stilista potrà conservare la titolarità del marchio recante il proprio patronimico pur non limitando lo sfruttamento commerciale dello stesso da parte dell’acquirente concessionario.

Questo tipo di accordi non solo potranno avere una durata limitata nel tempo ma potranno essere accompagnati da tutte le condizioni contrattuali di volta in volta necessarie a salvaguardare le possibili attività commerciali future del medesimo stilista.

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