In un recente articolo vi abbiamo parlato di un caso in cui è stata riconosciuta la contraffazione degli scarponi Moon Boot, che sono tutelati come opera del disegno industriale.
Nell’ambito della moda rilevano tuttavia anche altri diritti di proprietà intellettuale, come i marchi ed i disegni e modelli registrati.
I marchi nel fashion
I marchi sono di frequente rappresentati dal nome o dal logo del produttore o del rivenditore. I marchi ricevono una qualche tutela anche se usati solo “di fatto”, tuttavia è evidente che tutti i marchi più prestigiosi risultano registrati in uno o più registri, a livello nazionale, europeo o internazionale. La registrazione legittima di per sé il titolare di un marchio ad agire contro eventuali contraffattori, senza dover ulteriormente provare la validità del titolo. In fase di giudizio, tuttavia, colui che venga accusato di contraffazione potrà pur sempre cercare di difendersi contestando la validità della registrazione del marchio altrui (come è successo per alcuni marchi di Hermés su cui torneremo in seguito).
Nel settore della moda però è fondamentale anzitutto riuscire a riconoscere i segni che sono marchi tutelati. Infatti, oltre ai “classici” marchi rappresentati dal nome o logo del produttore, sono molto diffusi anche i cosiddetti marchi “di colore”.
Ad esempio, è un marchio di colore registrato, e di cui di recente ne è stata riaffermata la validità (Commissione di Ricorso dell’EUIPO, decisione del 16 giugno 2011, R 2272/2010-2), la precisa tonalità di rosso che si trova sulla suola delle scarpe create dal noto stilista francese Christian Louboutin.
E’ un marchio di colore anche il “blu Tiffany”. Questo significa che le precise tonalità cromatiche che corrispondono ai marchi non possono essere utilizzate per realizzare prodotti (o parti di prodotti) o offrire servizi uguali o simili a quelli per cui sono utilizzati dal titolare del marchio.
Bisogna tuttavia fare attenzione che quando un marchio è dotato di “particolare rinomanza”, la legge gli riconosce una tutela rafforzata. Questo significa che la sua tutela non sarà circoscritta dal principio di specialità e che quindi il marchio non potrà essere utilizzato per alcun prodotto o servizio, non solo per i prodotti o servizi appartenenti a settori merceologici “simili” (c.d. tutela ultra-merceologica). E’ stato ad esempio ritenuto “marchio celebre” quello di J. Barbour & Sons Ltd (Cassazione civile, sentenza 27 maggio 2013, n. 13090).
Molti stilisti e imprenditori hanno altresì cercato di proteggere le loro creazioni registrandole come “marchi di forma”. Tuttavia, in questi casi i marchi vengono quasi sempre dichiarati invalidi.
Il marchio di forma, infatti, per essere valido, deve presentare requisiti stringenti. In particolare, l’art. 9 del Codice della Proprietà Industriale (“CPI”) dispone che possa essere registrato un marchio di forma solo ove la forma non sia imposta dalla natura del prodotto, non sia necessaria per ottenere un risultato tecnico oppure non sia ciò che dà un valore sostanziale al prodotto. Inoltre, la giurisprudenza ha precisato che il marchio può essere costituito da una forma solo se questa “si discosti in maniera significativa” dalla norma o dagli usi del settore, perché solo così può presentare l’essenziale requisito della “capacità distintiva”. La capacità distintiva risponde infatti ad una delle essenziali funzioni del marchio, che mira a tutelare i consumatori rispetto al rischio di essere indotti in confusione in merito alle caratteristiche essenziali o alla provenienza dei prodotti, che spesso ne determinano anche la qualità. Il consumatore, infatti, percepisce il marchio come uno strumento fondamentale che gli permette di reperire e riconoscere i prodotti da lui favoriti rispetto a prodotti concorrenti.
Ad esempio, nel 2016 il Tribunale di Firenze ha negato la validità della registrazione come marchio di forma di un motivo costituito da strisce di pelle intrecciate, la cui tutela era stata invocata in giudizio da Bottega Veneta.
Lo stesso è avvenuto con i modelli di borse Kelly e Birkin, registrati come marchi di forma nazionali e comunitari da Hermés (sentenza del Tribunale di Torino, 11 giugno 2010).
Anche i Moon Boot di Tecnica Group, oggi riconosciuti come opera del disegno industriale tutelata ai sensi della Legge sul diritto d’autore, non hanno potuto invece trovare tutela come marchi di forma (Commissione di ricorso dell’EUIPO, decisione 18 maggio 2020 nel proc. R 1093/2019-1).
Bisogna comunque fare attenzione anche ai “marchi di fatto” cui abbiamo accennato prima. Trattando degli stivaletti Dr. Martens, infatti, il Tribunale di Como ha ritenuto che la punta tondeggiante, la suola in gomma e la cucitura gialla siano elementi che assolutamente caratterizzano e distinguono la loro forma, e che non possono quindi essere copiati (Tribunale di Como, sentenza n. 1524 del 2018).
Disegni, modelli e “opere del disegno industriale”
Nel caso dei Moon Boot, come visto nel nostro precedente articolo, i tipici scarponi sono stati riconosciuti opera del design industriale tutelati dal diritto d’autore.
Per la tutela come “opera del disegno industriale”, oltre al carattere creativo, è richiesto anche il “valore artistico” dell’oggetto. Questo talvolta è stato riscontrato anche con riferimento a capi di abbigliamento, come ad esempio per il modello di jeans «ARC» e per i modelli di felpe e magliette «ROWDY», realizzati da G-Star Raw (Supremo Tribunal de Justiça del Portogallo). I giudici hanno infatti riconosciuto che i capi di abbigliamento erano il frutto di concetti e di processi di fabbricazione giudicati come innovativi nel mondo della moda e che gli stessi contenevano molteplici elementi caratterizzanti (forma tridimensionale, schema di assemblaggio delle parti, collocazione di alcune componenti ecc.).
La tutela come opera del disegno industriale non può essere invece riconosciuta nei casi in cui si riscontri solo una “sensazione intrinsecamente soggettiva di bellezza” derivante dall’osservazione del prodotto (CGUE, C-683/17, Sentenza Cofemel – Sociedade de Vestuário SA contro G-Star Raw CV).
Il valore artistico è comunque, in generale, un elemento non suscettibile di una definizione una volta per tutte e la sua sussistenza deve quindi essere accertata volta per volta in sede giudiziaria, in relazione alle peculiarità di ciascuna fattispecie. L’esito di tale giudizio non è certamente facilmente prevedibile al momento della creazione di un modello, prodotto o collezione.
Una tutela più utile ed effettiva per proteggere le forme e le rappresentazioni grafiche dei prodotti del settore della moda va allora ritrovata nella registrazione come disegno o modello. Per “disegno” (bidimensionale) o “modello” (tridimensionale), ai sensi dell’art. 31 del CPI, si intende “l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.”
È stato più volte riconosciuto come la tutela come disegno o modello sia cumulabile con quella del diritto d’autore per le opere di design industriale, tuttavia diversi ne sono i requisiti, gli effetti ed i criteri ispiratori (si veda CGUE, C-683/17).
La protezione come disegni o modelli concerne infatti oggetti che, pur essendo nuovi e individualizzati, presentano un carattere di utilità e sono intesi alla produzione di massa. Si tratta inoltre di una tutela prevista per un periodo limitato (5 anni, rinnovabile fino a 25 anni), che da una parte consente di rendere redditizi gli investimenti necessari alla creazione e alla produzione di tali oggetti, ma dall’altra non ostacola eccessivamente la concorrenza. La tutela prevista dalla Legge sul diritto d’autore, invece, ispirandosi a criteri diversi ed essendo limitata solo agli oggetti che meritano di essere qualificati come “opere”, dura fino a 70 anni dopo la morte dell’autore.
D’altra parte, mentre la protezione derivante dal diritto d’autore vieta le sole copie “esatte” del disegno industriale, quella per i disegni o modelli ha una portata più ampia perché riguarda tutti i prodotti che trasmettano all’utilizzatore informato la “medesima impressione generale”.
Dunque, per i casi in cui non sia riconoscibile un valore artistico, ma ci si trovi comunque davanti a prodotti “nuovi” e “individualizzati”, si potrà ricorrere alla registrazione di un prodotto come modello. Questa soluzione è risultata vincente, pur se contestata in giudizio, ad esempio nel caso di Hermés, che ha registrato come modello la borsa Lindy. I giudici hanno infatti riconosciuto che la controparte Laurence S.r.l., accusata di contraffazione e concorrenza sleale, aveva introdotto nel proprio prodotto modifiche “banali e secondarie rispetto al quadro di insieme e [che] non caratterizzano il prodotto Laurence come peculiare”, affermando che “in pratica quando un consumatore vede una borsa Laurence ne ricava un’impressione generale di somiglianza con la borsa Hermès” (Trib. Torino, 11 giugno 2010).
E dunque…
Tutte le osservazioni qui svolte, anche se da un lato mirano a mettere in guardia rispetto a possibili condotte illecite, dall’altra però possono valere come spunto per suggerire all’imprenditore o stilista che abbia un’idea creativa, innovativa o addirittura “artistica,” di cercare un modo giuridicamente efficace per tutelarsi, tenendo presente che non tutte le tutele offerte dalla legge si equivalgono.
Va infine sottolineato che le considerazioni qui esposte valgono tendenzialmente per tutto il mercato europeo, dato che in questi ambiti la normativa risulta particolarmente armonizzata. Sono altresì in vigore Convenzioni internazionali che riconoscono principi simili anche per l’applicazione in Stati extra europei, o quantomeno affermano il principio del riconoscimento reciproco della tutela fornita da ciascuno Stato nel proprio territorio.
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